根据《专利法》及《专利法实施细则》相关规定,获得职务发明创造奖励系职务发明人、设计人的法定权利,给予职务发明人、设计人以奖励系发明人、设计人所在的被授予专利权的用人单位的法定义务。同时,给予用人单位一定的灵活管理空间,允许其与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定奖励以何种方式发放以及约定发放的数额。
本文笔者主要从劳动法角度,围绕职务发明创造发明人、设计人奖励纠纷是否属于劳动争议受理范围、职务发明创造发明人、设计人奖励常见的实操问题等进行分析,并就用人单位管理职务发明创造发明人、设计人奖励提供合规操作要点。
一、从立法层面及司法实践角度,分析职务发明创造发明人、设计人奖励纠纷是否属于劳动争议受理范围。
(一)立法层面,相关法律法规、司法解释将职务发明创造发明人、设计人奖励纠纷归属于专利纠纷。
《民事案件案由规定》将职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷归属于专利权权属、侵权纠纷。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第一条规定:“人民法院受理下列专利纠纷案件:…7.职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件”。
根据上述条款可知,职务发明创造发明人、设计人奖励纠纷归属于专利纠纷,不属于劳动合同纠纷,不属于劳动争议受理范围。
(二)司法实践中,主流观点认为职务发明创造发明人、设计人奖励纠纷归类于专利权权属、侵权纠纷,不属于劳动合同纠纷,不属于劳动争议受理范围。但,仍存在少数观点,认为属于劳动合同纠纷,属于劳动争议受理范围。
1.主流观点:认为属于职务发明创造发明人、设计人奖励纠纷,而不是劳动合同纠纷。
通过在威科先行上检索相关案例,可以看到认为属于职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷系主流观点。如在上海伊莱茨真空技术有限公司、荣易职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷民事管辖上诉管辖裁定书((2022)最高法知民辖终3号)中,最高院认为,本案中,荣易提出了要求伊莱茨公司赔偿实施专利所得应付酬劳款的诉讼请求且在事实与理由部分诉称其与伊莱茨公司之间约定伊莱茨公司以期权以及增加毛利抽成10%的方式,向荣易支付专利酬劳,荣易在职期间,共完成22项实用新型专利及8项发明专利,均已由伊莱茨公司获得专利权,并由伊莱茨公司实施推广。根据荣易的诉讼请求、事实与理由及初步证据可知,本案属于因被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励以及在发明创造专利实施后,应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬而产生的纠纷,案由应确定为职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷,而不是劳动合同纠纷。
(二)少数观点:将职务发明创造发明人、设计人奖励归属于奖金,认为属于劳动合同纠纷,属于劳动争议受理范围。
通过在威科先行上检索相关案例,存在极少数案例作为劳动合同纠纷,进行实体审理。如在宋彦佑与德润特数字影像科技(北京)有限公司等劳动争议一审民事判决书((2019)京0108民初41807号)中可知,海淀区劳动争议委员会裁决公司向申请人支付专利奖励金1500元;在中海福陆重工有限公司与谢晖劳动合同纠纷一案民事一审判决书((2021)粤0404民初1843号)中可知,就个人主张的专利奖金,法院主要结合专利授予情况、用人单位制定的相关规章制度等,进行了实体审理,并最终判定用人单位需要支付专利奖金。
上述案例中,并未包含法院对是否属于劳动争议受理范围的分析,从判决书内容来看,我们判断裁判机关应是将职务发明创造发明人、设计人奖励作为奖金,从而认为属于劳动争议受理范围。当然,上述案例之所以按照劳动争议受理,我们判断与用人单位未就是否属于劳动争议提出异议有关。
但,在董飞与河南永华能源有限公司经济补偿金纠纷一审民事判决书((2018))豫0381民初3095号)中,在公司明确提出专利奖金不应为劳动争议受理范围的前提下,法院仍认为,按单位制度应享受的资金均属于《关于工资总额组成的规定》第四条所规定的工资,并最终结合用人单位制定的专利相关规章制度,判决用人单位应当向个人支付专利奖金。
二、有关职务发明创造发明人、设计人奖励常见的实操问题分析
实践中,不少用人单位为鼓励员工进行发明创造,通过规章制度规定申请阶段、授予阶段均给予专利奖励。但,法定的专利奖励是指申请阶段的奖励还是授予阶段的奖励?若用人单位按照规章制度只支付了申请阶段的奖励能否对抗可以不予支付授予阶段的奖励?规章制度规定离职后不予发放专利奖励的是否有效?离职时签署再无争议的条款能否对抗劳动者要求用人单位支付专利奖励?就上述问题,我们主要结合相关司法案例进行分析。
(一)职务发明人、设计人享有法定专利奖励的前提是专利被授予专利权
《专利法》第十六条规定:“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。”《专利法实施细则》第七十六条规定:“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。”
《专利法实施细则》第七十七条规定:“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造,被授予专利权的单位应当从优发给奖金。”
根据上述条款,职务发明人、设计人享有法定专利奖励的前提是专利被授予专利权。同时,被授予专利权的用人单位可以在依法制定的规章制度中规定奖励的方式和数额。并且,明确规定如未依法制定规章制度的,用人单位应支付的专利奖励的最低数额。
(二)规章制度中将专利奖励分为申请阶段奖励和授予阶段奖励的,如以已支付申请阶段的奖励,从而不再支付授予阶段的奖励,存在要求用人单位重新支付授予阶段的风险。
在深圳市海洋王照明工程有限公司、王平职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷((2019)最高法民申171号)中,就该问题分析如下:
规章制度内容 | 用人单位主张 | 法院观点 |
《专利管理奖惩细则》第四条规定:“公司对授权后的发明、实用新型、外观设计专利的职务发明人发放奖励和报酬。”第七条规定:“一件发明专利受理后,奖励人民币1000元;授权后,奖励人民币2000元,并一次性发放专利实施报酬人民币3000元。” | 《专利管理奖惩细则》中对专利申请受理的奖励其实就是专利法中所称的授权奖励。该奖励以专利申请“被受理”为条件,替代了专利法规定的专利申请“被授权”条件,先行履行了专利法关于单位支付授权奖励的法定义务。 | 对于专利发明创造的奖励是分阶段给予的,每一阶段的奖励均为履行专利法及其实施细则规定的法定奖励义务的组成部分。 |
(三)规章制度规定在专利奖励发放前离职,不予支付专利奖励的,存在被认定为排除和限制了已经离职的发明人获得奖励的法定权利、免除了用人单位对于离职发明人应当履行的法定义务,从而被认定为无效的风险。
在深圳市海洋王照明工程有限公司、王平职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷((2019)最高法民申171号)中,就该问题分析如下:
规章制度内容 | 用人单位主张 | 法院观点 |
《专利管理奖惩细则》第九条规定:“专利奖励与报酬每半年度集中发放一次,集中发放日之前已离职的,专利奖励与报酬不对该发明人发放。” | 法律和行政法规尊重公司依法制定的规章制度,也尊重公司经营管理自主权和自治权。专利奖励的具体方式和数额完全可以由单位依法自主安排,包括专利奖励何时授予、如何授予以及奖励数额。王平离职既是放弃研发工作的责任和义务,也是放弃未来可能享有的权利,是其处分权利的行为。 | 通过该细则,海洋王工程公司对其应当履行的法定奖励义务附加了被奖励的职工在集中发放日前依然在职的条件。这一附加条件不合理地排除和限制了已经离职的发明人获得奖励的法定权利,免除了海洋王工程公司对于离职发明人应当履行的强制性奖励义务。 |
(四)就离职时签署的再无争议的条款能否当然对抗法定的专利奖励,若在协议书或承诺书等发明人签署的文书中明确写明已结清全部费用,并列明费用包括专利奖励等的,用人单位以此进行抗辩不予支付专利奖励的,被支持的可能性较大。
在李平凡因与被上诉人广东汇禧五金实业有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷((2019)粤知民终416号)中,
个人主张 | 用人单位主张 | 法院观点 |
个人主张其在工资支付表上签名时,汇禧公司并未提示支付表中备注的内容。 | 公司主张双方已就李平凡提前离职的款项支付问题达成了一致,李平凡放弃包括专利奖励在内的部分款项,其亦已将协商一致的376000元支付给李平凡,全部款项已结清,其无需再向李平凡支付任何款项。 | 在工资支付表的备注栏中用加粗字体注明“离职,结清全部工资,不再补任何工资、补助、津贴、费用等,劳动关系终止”的内容,并经李平凡签名确认。李平凡虽主张其在工资支付表上签名时,并不知晓存在该备注内容。但由于双方均确认离职时已就发明人奖励进行协商,再结合李平凡提交的《辞职报告》费用明细中亦包含有发明人奖励的内容,故李平凡关于其不知晓备注内容的主张与常理不符。一审法院在李平凡签字确认的工资支付表备注内容已字体加粗提示的情况下,认定汇禧公司在李平凡离职时已支付其发明人奖励,具有事实和法律依据,本院予以支持。 |
三、用人单位对职务发明创造发明人、设计人奖励管理的操作要点
1.用人单位制定的专利相关制度,属于《劳动合同法》第四条规定的直接涉及劳动者切身利益的规章制度。因此,应当确保专利制度已履行民主和公示程序;
2.如专利制度中分为申请阶段奖励和授予阶段奖励的,建议明确规定劳动者知悉并确认申请阶段奖励即属于《专利法》及《专利法实施细则》规定的法定专利奖励;
3.发放专利奖励后,建议与职务发明人签署协议书或承诺书,由职务发明人确认其已收到符合法律法规规定的职务发明奖励,并作出不再进一步主张任何职务发明奖励的承诺;
4.劳动关系解除或终止时,建议与职务发明人签署协议书或承诺书,写明双方再无任何争议,并明确包括但不限于专利奖励等各项奖励。