兰台「知」道 | 连续三年不使用注册商标撤销程序中的应对措施
发布日期:
2022-06-23

随着我国经济的快速发展,商标申请数量和获批数量每年飞速增长。为避免商标持有者长期不使用已注册商标,造成商标资源的闲置,《商标法》第四十九条第二款规定:“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。”

一、商标为何会被提出撤三申请

根据《商标法》的规定,“任何单位或者个人”都可以向商标局申请撤销没有正当理由连续三年不使用的注册商标(简称“撤三申请”)。虽然法律并未对撤三申请的申请人资质作出要求,但实践中申请人提交该类申请的原因往往是由于他案中存在或潜在权利冲突,具体表现如下:

1. 第三方拟递交某个商标注册申请,在递交前通过商标查询发现了可能构成相同或近似商标的在先注册商标。为扫清疑似在先商标权利障碍,对该注册满三年的商标提出撤三申请。

2. 其他商标申请人申请注册商标过程中,收到了国知局下发的驳回通知书,该驳回通知书中引证了在先申请的相同或近似商标。如果引证商标注册满三年,申请人可提出撤三申请,意在撤销该在先商标。如果该在先商标能够被撤掉,将不再对该申请人名下的商标申请构成在先权利障碍,以便其商标能够获得注册。

3. 在商标侵权之诉中,被告人如果能通过撤三程序撤销原告的权利商标,那就相当于釜底抽薪,侵权之诉也就成了无源之水,被告人不战而胜。

二、如何应对撤三申请

商标局的撤三答辩通知发文会说明要在收到通知之日起2个月内提交通知规定期限内(商标局受理撤三申请之日起往前推3年)的商标使用证据。使用证据的使用应当是在该注册商标核定的商品类别上的使用。

(一)使用证据的要求

用以证明诉争商标不存在连续三年不使用情形的证据材料应当符合以下要求:

1. 能够显示出使用的诉争商标标识

考虑到商业活动的复杂性,未改变商标显著特征的使用,也应当视为对注册商标的使用。但商标的使用原则上应当规范,对商标标志的改变过大则不属于上述规定的情形,更不能以其他商标的使用来认定该商标的使用。例如商标权人有多个近似的商标注册在同一类别,另一商标与使用的商标完全相同,则应认定为另一商标的使用,而不能认定为诉争商标的使用。例如在第686918号“CARLI及图”商标引发的商标权撤销纠纷案中,北京市高级人民法院认为,在案证据仅涉及“CARLI”标志或者深色背景下的“CARLI”标志,后者为已注册的第6103451号“CARLI”商标,并非为诉争商标,应认定晟雅绮公司所提交证据中显示的使用行为系针对其已注册的其他商标,不能视为对诉争商标进行了使用。

2. 能够显示出诉争商标使用在指定使用的商品或者服务上

涉及判断商品/服务是否构成类似商品/服务的问题,一般以《类似商品和服务区分表》(以下简称区分表)为准。商标法关于撤三申请规定中的注册商标使用,指的是在该注册商标核定商品或者服务上的使用,在与其核定商品或者服务类似的商品或者服务上的使用不属于该规定中的使用。例如在宁波市青华漆业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会撤销复审行政纠纷一案中(以下简称青花漆业商标撤三案),诉争商标系第1688809号“B及图”商标,核定使用商品为第2类的油漆、漆、铝涂料、银涂料等,北京市高级人民法院认为:……但批墙膏不属复审商标核定商品所属的第2类商品,且在功能、用途等方面存在一定差异。因此,复审商标在批墙膏商品上的使用,不应视为在核定商品上的使用。

实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称,但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同,本质上属于同一商品的,或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的,可以认定构成对核定商品的使用。例如最高人民法院(2017)最高法行申5093号'三得利SDL及图'商标再审裁定书,记载诉争商标核定的商品为'可乐、液体饮料、固体饮料、保健饮料',诉争商标实际使用的'包装饮用水'属于液体饮料的一种,其在'饮用水'商品上的使用应属于核定商品'液体饮料'的使用。

3.能够显示出诉争商标的使用人

诉争商标的使用人既包括商标注册人自己,也包括被许可人。商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用(例如媒体自发对带有商标产品的新闻报导等),均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。商标权人许可他人使用应当办理商标许可使用备案登记,但未办理登记不影响许可使用的认定。被许可使用人须有实际的使用行为,仅有许可使用合同不能认定为使用。商标权人与侵权人发生诉争的,则不能事后追认侵权人的商标使用,这种侵权的使用也不能认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。

4.能够显示出诉争商标的使用日期,且应当在规定的期限内

商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的,人民法院可以认定其有正当理由。商标权人在指定期间之后开始大量使用注册商标的,一般不构成在指定期间内的商标使用,但当事人在指定期间内使用商标的证据较少,在指定期间之后持续、大量使用诉争商标的,在判断是否构成商标使用时可以综合考虑。

5. 能够证明诉争商标在《商标法》效力所及地域内的使用

《商标法》效力所及地域内指中国大陆地区,不包含港澳台地区。实践中,许多中国的中小型企业作为外国公司的代工厂,生产载有外国公司所持商标的商品做出口用途,贴牌加工生产的产品实际并未在中国境内流通。对此,《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》规定:使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的,诉争商标注册人主张维持注册的,可以予以支持。该规定认可了“贴牌加工(OEM)”行为在商标撤三案件中可以被认定为商标法意义上的商标使用。以第8815851号“兰台「知」道 | 连续三年不使用注册商标撤销程序中的应对措施          ”商标撤销复审案件为例,诉争商标的被许可使用人将该商标用于贴牌加工。商标评审委员会认为,虽然该行为系贴牌加工,商品未在中国大陆市场流通,但是,该实际生产经营行为仍发生在中国大陆地区,这种行为实质上是在积极使用商标。该诉争商标在“内衣、防汗内衣、内裤”商品上的注册予以维持。

(二)使用证据的具体表现形式

根据商标局公示的材料,商标使用在商品或服务上的使用证据形式如下:

1.商标使用在指定商品上的具体表现形式

(1)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;

(2)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据、电子商务经营的交易单据或者交易记录等上;

(3)商标使用在广播、电视、互联网等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;

(4)商标在展览会、博览会上使用,包括但不限于在展览会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于只是商品和服务来源的使用;

(5)商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上;

(6)其他符合法律规定的商标使用形式。

2.商标使用在指定服务上的具体表现形式

(1)商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;

(2)商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明、电子商务经营的交易单据或者交易记录等;

(3)商标使用在广播、电视、互联网等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传;

(4)商标在展览会、博览会上使用,包括但不限于在展览会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用;

(5)商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上;

(6)其他符合法律规定的商标使用形式。

需要注意的是,提交的证据需要至少能够证明一次完整的交易链条,包括使用商标的商品销售合同、发票、银行对账单、商品进出口检验检疫证明、报关单等。由于合同容易事后补签或伪造,仅单独提交商品销售合同或提供服务的协议、合同不能视为商标法意义上的使用。其他证据的提交也与此类似。

在撤三申请阶段,商标权利人举证后,商标局并不安排证据交换与质证,也不安排听证,而是由其直接作出决定是撤销还是维持诉争商标。在撤销复审阶段,有证据的交换和质证环节,双方可以通过书面进行对抗和交锋。

实践中,很多当事人在收到商标局的答辩通知发文后搜集使用证据时,发现因为平时未注意留存导致收集证据困难。因此,建议公司在进行日常经营活动时建立商标档案管理制度,设置专门的商标档案管理岗位职能,以年份为序对商标材料进行整理,管理人员变动时应及时做好商标档案交接工作,科学、系统地长期保存档案。商标使用档案包括前述的广告宣传、销售状况等资料,以及商标许可合同、受让合同、质押和投资等资料,其能够为商标维权以及争创知名、著名、驰名商标提供有力依据,也是对抗他人以连续三年不使用为由提出撤销申请的重要证据材料。

三、其他建议措施

若商标所有人实在难以提供有效的使用证据,但又希望维持诉争商标,可以考虑采取以下措施:

1.在相同商品/服务上申请注册与诉争商标相同的商标

申请注册相同商标可能会遇到其他在先权利障碍,但该措施可以为当事人争取更多时间和机会。一方面若诉争商标难以维持,当事人可以尽力争取新申请的注册;另一方面新申请可能对撤三申请人的商标布局产生影响,增大其接受商标共存提议的可能性。

2.联系撤三申请人,以出具商标共存同意书为对价,请求对方撤回撤三申请

实践中,当事人可能通过公开渠道检索并未发现任何与撤三申请人存在权利冲突的情形。这种情况极有可能是真正的申请人为避免被申请人收到撤三通知后对其采取不利的行动,雇佣第三方并以第三方名义提出撤三申请。如若遇到该类情形,被撤商标所有人可以考虑与撤三申请的代理机构联系,尝试获得背后真正申请人的信息。

如前所述,撤三申请程序作为商标清退制度的一种,旨在防止商标资源的闲置。因此,对商标权人而言,最为稳妥的做法,仍然是积极使用注册商标并注意留存相应的使用证据。